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[知的財産] 特許権譲渡による通常実施権の影響

弊社はある特許権の通常実施権者です。最近、特許権者の経営状況が急激に悪化しており、特許権を他社に譲渡するかもしれません。特許権が他社に譲渡されると弊社はこの特許技術を使用した製品の製造販売ができなくなるのでしょうか。

A : 通常実施権の当然対抗制度導入

本来、特許権者は特許権に基づき業として独占的に特許発明( 特許を受けている発明) を実施することができますが、他人が業として特許発明を実施する行為を認めることを内容とする通常実施権を特許権者と他人( 通常実施権者)との約束( 契約) により生じさせることができます。

ところで特許権は自由に譲渡することができますので、通常実施権を許諾した特許権が特許権者( 以下、旧特許権者) から新しい特許権者( 以下、新特許権者) に譲渡された場合に通常実施権は有効なのかという問題が生じます。

つまり通常実施権は特許権者と通常実施権者との間の約束( 契約) により生じるものですので、この約束( 契約) に係わらなかった者( 第三者) である新特許権者に通常実施権者は自分が通常実施権を有することを主張( 対抗) できるか否かということです。新特許権者に通常実施権を主張できるかどうかは、通常実施権者にとっては特許発明の実施が継続できるか否かですし、新特許権者にとっては譲受した特許権を他人が使用することを容認せざるを得ないか否かという、両者いずれにとっても大きな問題です。

これに関し、平成2 4 年4 月1 日以降、通常実施権の許諾の契約に係わらなかった第三者( 新特許権者) にも何らの要件を求めることなく通常実施権を主張( 当然対抗) できるよう法律改正がなされました。なお、同日よりも前は、特許庁へ登録した通常実施権のみが第三者( 新特許権者)に主張( 対抗) できる制度( 登録が第三者対抗要件) でしたので、原則的には、特許庁へ登録していない通常実施権者は特許権が第三者( 新特許権者) に譲渡されると特許発明の実施を中止せざるを得ず、酷な場合がありました。

貴社の場合、特許権者が特許権を他社に譲渡しても、通常実施権の許諾契約書等で貴社が通常実施権者であることを新特許権者に主張すれば、貴社は特許技術を使用した製品の製造販売を継続することができます。なお、商標権についての通常使用権は、従前通り、登録が第三者対抗要件ですので注意してください。

笠原特許商標事務所
弁理士・所長
笠原 英俊氏
岡山市北区野田2-7-12
TEL086-245-0440

本誌:2013年9.2号 21ページ

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