WEB VISION OKAYAMA

連載記事

[知的財産] 共有の特許権の問題

Q : B 社に分析装置を借りて開発した発明に関する特許出願で、そのお礼として当社A 社とB 社との共同で出願しようかと思っていますが、何か問題がありますか。

A : 貴社A 社の単独の特許出願とすべき

B 社の分析装置を借りて貴社A 社は発明を完成していますが、その発明過程でB 社はA 社に分析装置を貸したにすぎず、具体的な発明の技術内容を提供したものではないことから、本発明はA 社の社員のみで発明したものと考えられます( A 社社員のみが発明者)。本発明の「特許を受ける権利」( 以下、原権利) は、A 社社員のみに発生し、B 社社員には発生しません。従っ
て、A 社社員が有する原権利をA 社が譲受し、その原権利に基づきA 社が単独で特許出願することができます。確かに、原権利の一部をB 社に譲渡し、原権利をA 社とB 社との両社の共有として両社が共同で特許出願することも可能です。しかし、A 社及びB 社の共同の特許出願から生じる特許権は両社の共有になります。共有の特許権に関しては、原則として各共有者お互いが特許権の自由な活用を妨げる制約が付されており、共有の場合では貴社A 社にとって不利な以下の( 1 ) ~ ( 3 ) の制約が加わります。

( 1 ) B 社の本発明の実施( 例えば、本発明に係る製品の製造販売) をA 社は容認しなければならず、B 社の販売等によりA 社の販売量が低下することも考えられます。

( 2 ) A 社が、本特許権に関しC 社( 第三者) に実施を許諾する場合、B 社の同意を要します。A 社がC 社に実施許諾することでB 社が悪影響を被る場合には、B 社の同意を得るのは難しいことが多いと思います。

( 3 ) A 社の特許権の持分をC 社( 第三者) に譲渡する場合も、B 社の同意を要します。この譲渡によりB 社に悪影響が及ぶ場合、B 社の同意を得るのは難しいと思います。以上のように、両社の共同出願で得られる特許権の魅力は、A 社単独の特許出願で得られるものに比し大幅に減殺されます。従いまして、安易な共同出願は止め、特許出願は貴社A 社単独とすることを検討すべきです( B 社には機器使用料の支払等で理解を得てはいかがでしょうか)。

また、上記のような共有の特許権は、単独の出願人が特許出願した場合も、その後、特許を受ける権利又は特許権の一部譲渡によっても生じます。いずれにしても共有の特許権の制約等を予め十分に検討しておくことが大切です。

笠原特許商標事務所
弁理士・所長
笠原 英俊氏
岡山市北区野田2-7-12
TEL086-245-0440

本誌:2011年4.11号 23ページ

PAGETOP