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実用新案技術評価後の特許への変更

 Q 弊社は、約1年前に実用新案出願をして登録を受けました。登録が有効かどうか評価してくれる実用新案技術評価のことをきき、この評価を弊社が依頼したところ、最高ランクの評価が得られました。それほど良い内容なら特許に変更したいのですが…。

 A 実用新案及び特許の制度は、いずれも技術的アイディアに権利を与える点で共通します。しかし、実用新案権は出願から10年で満了するのに対し、特許権は原則的には出願から20年で満了します。また、登録に際し実体審査を行わず発生する実用新案権の行使には、予め実用新案技術評価書の提示を要したり、場合によっては、実用新案権行使により相手方に生じた損害の賠償責任を実用新案権者に負わせます。このため当初は実用新案で権利化を目指しても、その後の環境変化等に応じては特許に乗り換える方が良いこともあります。

 このため実用新案から特許への出願変更制度(出願中のものが対象)が設けられると共に、既に登録された実用新案登録(通常、出願から数か月程度で登録)から特許出願への乗り換えが次の①~④の場合を除き可能です。

 ①実用新案登録出願日から3年を経過したとき

 ②実用新案登録の権利者や出願人が実用新案技術評価の請求をしたとき

 ③実用新案登録の権利者や出願人でない者から実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた日から30日を経過したとき

 ④実用新案登録に対し請求された無効審判手続において、最初に指定された答弁書提出期間が経過したとき

 ご質問の例では、出願からまだ1年程度ですので①には該当しませんが、②権利者(貴社)が実用新案技術評価の請求をしたときに該当しますので、これから実用新案登録から特許出願へ乗り換えはできません。このため現在の実用新案権をこれからも活用するようにしていただければと存じますが、幸いなことに最高ランクの実用新案技術評価書が得られているとのことですので、必要に応じ権利行使できる可能性があると考えられます。

 このように実用新案技術評価を権利者が請求することは、その後の特許への変更の道を断つことになりますので、その要否を十分ご検討ください。

本誌:2020年8月24日号 26ページ

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