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連載記事なんでもQ&A[知的財産]

過誤で成立した特許に基づく警告

 Q 弊社製品が特許を侵害するとの警告書が届きました。警告してきた相手方の特許の範囲に弊社製品が含まれることは疑いがないのですが、弊社製品は、相手特許の出願前から販売しています。どのように対応すべきでしょうか。

 A 特許権付与を決める審査は、特許出願の発明が出願時において新規であるか等を特許庁審査官がチェックすることで行われます。しかし、たとえ審査官であっても、全世界で生じていること全てを把握することは現実には困難ですので、時には特許されるべきではないものが誤って特許されることもあります。このような誤って付与された特許は、特許異議申立により取り消されたり、無効審判により無効にされることで、一旦生じた特許権をさかのぼって無くすこともできますが、形式的には特許が存在する状態のままでも、その特許権の行使は許されないと主張することができます。例えば、原告所有の特許権に関する侵害訴訟において、被告が、特許されるべきではない理由である無効理由が原告特許に存在することを主張し認められることで、原告の申立が認められなくなります。

 ご相談例では、貴社製品は、相手方の特許出願前から販売されていたとのことですので、貴社製品に含まれていた発明(以下「製品発明」)は、相手方の特許出願前に新規ではなくなっていた可能性が高いことになります。このため相手方特許の発明が、製品発明と同じか又は製品発明をヒントにすれば容易に考えつくものであったのであれば、本来は特許されるべきではありません。そうであれば相手方特許は誤って特許されたものであり無効理由を有することから、相手方の権利行使を回避できることになります。

 まず、貴社製品が、いつどのように販売されたか、そしてどのようなものであったか等に関する証拠を集め、それらにより相手方特許が無効理由を有するとの主張ができるか検討します。その主張が可能であれば、相手方に、そのことを連絡することで、相手方の権利行使の意欲をそぐことができる可能性があります。

 また、相手方特許出願の時点で、貴社製品を販売していたことの証拠により、仮に、相手方特許の無効理由が主張できない場合でも、貴社は無償で今後も貴社製品を販売することが認められる場合もあります(先使用権)。

本誌:2019年1月21日号 25ページ

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