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自社の実用新案による自社特許の拒絶

 Q:弊社は、開発中の農機具に関し、まず、基本アイディアについて実用新案登録を行った後、さらに改良をした最終製品に関し特許出願をしました。先日、この特許出願に対し、自社の実用新案登録公報に基づく拒絶理由が来ました。自社の特許出願が、自社の実用新案によって阻止されるなんて…。

 A:他者の行為(例えば、出願に基づく公報発行、商品販売、内容発表等)によって公表された内容によって、その後になした自社の特許出願が拒絶(特許されないこと)されることは理解しやすいのですが、自らの行為によって自らの出願が拒絶されることは受け入れ難いこともあるようです。しかし、特許出願時にこれまで存在せず(新規性有り)、かつ特許出願時に存在していた技術をヒントにしても容易に考え出せない(進歩性有り)ような技術的アイディアに特許権は与えられるものですので、内容を公表した者の自他を問わず、公表内容に基づき新規性や進歩性が否定されれば、特許されないのが原則です(自らの公表の場合、所定条件を満たせば公表がなかったものとする例外が認められることもあります。)。

 貴社の実用新案登録により発行された実用新案登録公報には、開発中の農機具の基本アイディアが記載されていますので、公報発行によりその基本アイディアが公表されたものと考えられます。従いまして、その公報発行後に、その基本アイディアを用いた改良品に関し特許出願すれば、その改良品が、公表された基本アイディアをヒントに容易に考え出すことができる程度(進歩性無し)のものであれば、改良品に関する特許出願は拒絶されることになります。なお、公報は、自らの行為である出願に基づき発行されるので、前述の例外(新規性喪失例外)の適用を受けられるかと相談をいただくことがありますが、それはできません。

 以上のように、関連する一連の開発スケジュールには、開発自体のスケジュールに加え、自らの出願同士で蹴り合い(一の出願に基づく公報発行により、他の出願による権利化が阻害される。)が生じないように出願スケジュールも検討することが重要です。実用新案は、通常、出願から数か月の早期に公報が発行されますので、特に注意が必要ですが、同様に特許や意匠等の公報も問題になります。

本誌:2018年6月11日号 21ページ

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